寧波穩(wěn)*運(yùn)動器材有限公司與ＷＡＮＧ****實(shí)用新型專利糾紛知識產(chǎn)權(quán)糾紛二審民事判決書

中華人民共和國

浙江省高級人民法院

民 事 判 決 書

（2011）浙知終字第204號

上訴人（原審被告）WANGJONATHANHWAN。

委托代理人（特別授權(quán)代理）趙*清。

委托代理人（特別授權(quán)代理）羅曉聰。廣州市南鋒專利事務(wù)所有限公司東莞分公司

被上訴人（原審原告）寧波**運(yùn)動器材有限公司。

法定代表人張*。

委托代理人（特別授權(quán)代理）林*軍。

上訴人WANGJONATHANHWAN（王*寰，以下簡稱王*寰）因確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛一案，不服浙江省寧波市中級人民法院（2011）浙甬知初字第89號民事判決，向本院提起上訴。本院于2011年11月2日立案受理后，依法組成合議庭，并于同年11月23日公開開庭進(jìn)行了審理。上訴人王*寰的委托代理人趙*清、羅曉聰，被上訴人寧波**運(yùn)動器材有限公司（以下簡稱穩(wěn)*公司）的法定代表人張*、委托代理人林*軍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原判認(rèn)定：王*寰系名稱為“折疊式高爾夫球車”的實(shí)用新型專利權(quán)人，該專利的申請日為2009年9月29日，授權(quán)公告日為2010年7月28日，專利號為ZL20092023××××.0，該專利共有5項(xiàng)權(quán)利要求，其獨(dú)立權(quán)利要求即權(quán)利要求1為：折疊式高爾夫球車，它包括有車底架（1）、主桿（2）和推把手（3），其特征在于：它還包括有折疊連桿（4），主桿（2）的底部與車底架（1）鉸接，推把手（3）的底部設(shè)有連接件（5），連接件（5）的一端鉸接在主桿（2）靠近頂部的位置，其另一端與折疊連桿（4）的一端鉸接，折疊連桿（4）的另一端鉸接在車底架（1）上，主桿（2）、連接件（5）、折疊連桿（4）與車底架（1）一起組成一個桿件動作就可牽連帶動整個高爾夫球車全部自由伸縮折疊的四連桿機(jī)構(gòu)。該專利現(xiàn)處有效期內(nèi)。

2011年1月20日，王*寰向穩(wěn)*公司發(fā)出《勸告函》，認(rèn)為穩(wěn)*公司未經(jīng)其許可，生產(chǎn)、銷售與其涉案專利完全相同的產(chǎn)品，屬于明顯的侵權(quán)行為，其將打算采取包括訴訟、行政投訴等手段制止侵權(quán)行為。王*同時要求穩(wěn)*公司：1.立即停止生產(chǎn)、銷售與其專利相同的產(chǎn)品，否則將追究使用單位的法律責(zé)任；2.銷毀與涉案專利相同產(chǎn)品的宣傳資料及從網(wǎng)站刪除相關(guān)產(chǎn)品的宣傳；3.穩(wěn)*公司就其采取停止侵權(quán)相關(guān)行動的情況于收到《勸告函》十五日內(nèi)向東莞市***知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司作出書面說明。

2011年1月31日，穩(wěn)*公司向王*寰發(fā)出《催告函》，認(rèn)為穩(wěn)*公司在王*寰專利申請日前即制造了被控侵權(quán)產(chǎn)品，享有先用權(quán)；王*寰作為**公司的客戶，其獲得的涉案專利實(shí)際系抄襲穩(wěn)*公司該產(chǎn)品；涉案專利在王*寰專利申請日前已公開，屬于公知技術(shù)并催告其行使訴權(quán)，但王*寰至今既未撤回警告，也未提起訴訟。穩(wěn)*公司遂訴至原審法院，請求判令：1.確認(rèn)穩(wěn)*公司生產(chǎn)的GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車未侵害王*寰ZL20092023××××.0號實(shí)用新型專利權(quán)；2.王*寰承擔(dān)本案的翻譯費(fèi)用2120元人民幣。

原審法院另查明，穩(wěn)*公司與寧波市北侖區(qū)大***塑料模具廠簽訂模具發(fā)包合同一份，約定由寧波市北侖區(qū)大***塑料模具廠于2009年7月1日至2009年8月20日期間為穩(wěn)*公司制造產(chǎn)品型號為332308的零部件模具（其中包括收合按扣模具），模具加工總價(jià)款為161000元人民幣，上述模具穩(wěn)*公司已實(shí)際收到。2009年8月11日，穩(wěn)*公司又與寧波**模具機(jī)械有限公司簽訂一份采購單，采購單序號第37項(xiàng)、39-41項(xiàng)、44-59項(xiàng)為型號為332308的高爾夫球車零部件，上述零部件原告亦已收到。再查明，2009年9月7日，穩(wěn)*公司通過寧波海關(guān)申報(bào)向澳大利亞的BROSNANGOLF公司出口高爾夫球車1708輛，其中包括本案所涉的GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車6輛。又查明，雙方當(dāng)事人一致確認(rèn)穩(wěn)*公司提交的GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車實(shí)物落入王*寰ZL20092023××××.0實(shí)用新型專利的權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

原審法院認(rèn)為：因王*寰系美利堅(jiān)合眾國公民，故本案屬于涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛。本案要求確認(rèn)不侵權(quán)產(chǎn)品的制造及銷售地為寧波，且王*寰對本院管轄未提出異議，并應(yīng)訴答辯，故該院對本案具有管轄權(quán)。因本案系侵權(quán)糾紛，應(yīng)適用侵權(quán)行為地法律，故該院適用中華人民共和國法律作為處理本案糾紛的準(zhǔn)據(jù)法。

本案的首要爭議焦點(diǎn)是穩(wěn)*公司對GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車享有先用權(quán)的抗辯能否成立。該院經(jīng)審查認(rèn)為，穩(wěn)*公司提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、模具發(fā)包合同、采購單及向BROSNANGOLF公司出口GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車的相關(guān)單據(jù)均可反映在王*寰申請涉案專利之日前穩(wěn)*公司已經(jīng)委托他人加工了GC332308型高爾夫球車相應(yīng)零部件的模具，并向他人采購了GC332308型高爾夫球車相應(yīng)零部件，且整車已對外銷售。上述設(shè)計(jì)、開模、采購、銷售的證據(jù)可形成完整的證據(jù)鏈條，證明穩(wěn)*公司在王*寰專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品，且王*寰也未舉證證明穩(wěn)*公司超出了原有范圍繼續(xù)制造該產(chǎn)品，故穩(wěn)*公司對GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車享有先用權(quán)。王*寰雖主張穩(wěn)*公司制造、銷售的GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車系采用螺旋固定方式的鎖緊裝置，與其當(dāng)庭提交的產(chǎn)品實(shí)物不同，但未提供相應(yīng)的證據(jù)，而穩(wěn)*公司提供的證據(jù)中產(chǎn)品的照片、圖片也不能反映GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車系采用螺旋固定方式的鎖緊裝置，且穩(wěn)*公司委托加工的模具及采購的零部件中也均包括按鈕鎖緊裝置中的收合按扣固定部件而非螺旋固定部件，故王*寰該主張無法成立。

鑒于穩(wěn)*公司對GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車享有先用權(quán)的理由成立，GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車并不侵害的王*寰ZL20092023××××.0專利權(quán)，對于本案的其他爭議焦點(diǎn)原審法院不再評判。

綜上，穩(wěn)*公司對其生產(chǎn)的GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車享有先用權(quán)，不侵害王*寰的專利權(quán)，穩(wěn)*公司的訴訟請求成立，予以支持。穩(wěn)*公司要求王*寰承擔(dān)本案翻譯費(fèi)用依據(jù)不足，原審法院不予支持。依照《中華人民共和國專利法》第六十九條第一款第二項(xiàng)、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款及《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，于2011年9月13日判決：一、確認(rèn)穩(wěn)*公司生產(chǎn)的GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車不構(gòu)成對王本*寰ZL20092023××××.0實(shí)用新型專利權(quán)的侵害；二、駁回穩(wěn)*公司的其他訴訟請求。案件受理費(fèi)900元人民幣，由王*寰負(fù)擔(dān)。

宣判后，王*寰不服，向本院提起上訴稱：原審判決對于先用權(quán)條件認(rèn)定不清，證據(jù)不足。一、如果穩(wěn)*公司認(rèn)為其享有在先使用權(quán)，則必須證明其所述實(shí)施的技術(shù)方案與涉案專利的所有技術(shù)方案相同，而在原審判決中，并未對涉案專利的技術(shù)方案進(jìn)行認(rèn)定，特別是鎖緊機(jī)構(gòu)。二、穩(wěn)*公司所制造、銷售的GC3323O8型折疊高爾夫球車與原審?fù)ド蠈?shí)際展示的樣品并不相同。三、穩(wěn)*公司主張其享有在先使用權(quán)，其應(yīng)當(dāng)對此負(fù)有舉證責(zé)任，但原審法院將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到王*寰，沒有法律依據(jù)。四、穩(wěn)*公司認(rèn)為其享有在先使用權(quán)，其應(yīng)當(dāng)對其原有規(guī)模進(jìn)行舉證，原審法院同樣將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到王*寰，沒有法律依據(jù)。請求二審法院撤銷原判，依法改判駁回穩(wěn)*公司的訴訟請求并由穩(wěn)*公司承擔(dān)訴訟費(fèi)。

被上訴人穩(wěn)*公司在二審中答辯稱：一、本案事實(shí)理由清楚，證據(jù)充分。從檢索報(bào)告來看，涉案專利不具備專利性。穩(wěn)*公司在涉案專利申請日前，就已生產(chǎn)出爭議產(chǎn)品，并銷售給王本寰及其他客。二、原審法院適用法律正確。從穩(wěn)*公司一審所提交的設(shè)計(jì)、開模、采購零部件、銷售的證據(jù)可形成完整的證據(jù)鏈條，證明穩(wěn)*公司依法享有優(yōu)先使用權(quán)。三、王*寰的上訴理由均不成立。四、穩(wěn)*公司現(xiàn)有技術(shù)抗辯的理由應(yīng)當(dāng)成立。

王*寰在二審中沒有新的證據(jù)向法庭提交，穩(wěn)*公司向法庭提交了一份銀行進(jìn)帳單，用以補(bǔ)強(qiáng)穩(wěn)*公司在一審中向原審法院提交的證據(jù)16（即穩(wěn)*公司于2009年9月6日快遞18輛高爾夫球車至王*寰經(jīng)營企業(yè)的快遞單、照片、發(fā)票及付款的記錄）。王*寰質(zhì)證認(rèn)為該份證據(jù)的真實(shí)性無法認(rèn)定，同時也對所付款項(xiàng)是否就是支付被控侵權(quán)產(chǎn)品存在異議。本院認(rèn)為，對于穩(wěn)*公司在二審中提交的銀行進(jìn)帳單，由于無法確認(rèn)確認(rèn)與被控侵權(quán)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)，故本院不予認(rèn)定。

根據(jù)王*寰的上訴理由以及穩(wěn)*公司的答辯意見，本院認(rèn)為本案的二審爭議焦點(diǎn)是：穩(wěn)*公司在本案中所主張的先用權(quán)抗辯能否成立，原審判決就此作出的認(rèn)定及實(shí)體處理是否不當(dāng)。

本院認(rèn)為，王*寰作為“折疊式高爾夫球車”的實(shí)用新型專利權(quán)人，其依法享有的專利權(quán)應(yīng)受法律保護(hù)。但其作為專利權(quán)人，向穩(wěn)*公司發(fā)出《勸告函》，指控穩(wěn)*公司未經(jīng)其許可，生產(chǎn)、銷售與其涉案專利完全相同的產(chǎn)品，構(gòu)成專利侵權(quán)，王本*應(yīng)承擔(dān)對侵權(quán)行為的舉證責(zé)任。而王*寰在本案一、二審中均未向法庭提供任何一份證據(jù)，穩(wěn)*公司在一審中向法庭提交的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、模具發(fā)包合同、采購單及向BROSNANGOLF公司出口GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車的相關(guān)單據(jù)均可反映在王*寰申請涉案專利之日前穩(wěn)*公司已經(jīng)委托他人加工了GC332308型高爾夫球車相應(yīng)零部件的模具，并向他人采購了GC332308型高爾夫球車相應(yīng)零部件，且整車已對外銷售。上述設(shè)計(jì)、開模、采購、銷售的證據(jù)可形成完整的證據(jù)鏈條，證明穩(wěn)*公司在王*寰專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品，故穩(wěn)*公司對GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車享有先用權(quán)。王*寰在二審?fù)徶写_認(rèn)其指控穩(wěn)*公司構(gòu)成專利侵權(quán)的產(chǎn)品就是GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車，而雙方當(dāng)事人對于穩(wěn)*公司提供的產(chǎn)品實(shí)物落入王*寰涉案專利的保護(hù)范圍并無異議，但王*寰在上訴中認(rèn)為穩(wěn)*公司所制造、銷售的GC3323O8型折疊高爾夫球車與原審?fù)ド蠈?shí)際展示的樣品并不相同，卻并無相應(yīng)的證據(jù)可以證明。在穩(wěn)*公司已舉證證明其早在2009年7、8月已完成GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車零部件的準(zhǔn)備，并已在同年9月7日出口6輛上述型號高爾夫球車的情況下，王*寰如認(rèn)為穩(wěn)*公司超出了原有范圍制造上述產(chǎn)品，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。綜上，本院認(rèn)為，穩(wěn)*公司舉證證明了其對生產(chǎn)的GC3323O8型（oneclick）折疊高爾夫球車享有先用權(quán)，在本案中，穩(wěn)*公司并未侵害王本寰的專利權(quán)。王*寰在本案中未提供任何證明穩(wěn)*公司存在侵權(quán)行為的證據(jù)，其提出的上訴理由和請求不能成立，本院不予支持。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，實(shí)體處理恰當(dāng)。依照《中華人民共和國民訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費(fèi)900元，由王*寰負(fù)擔(dān)。

本判決為終審判決。

審　判　長　周　平

代理審判員　陳　宇

代理審判員　何　瓊

二〇一一年十二月十二日

書　記　員　郝夢君